Déposer une marque permet de bénéficier de nombreux avantage, mais comporte également certains inconvenients. Faire déposer sa marque par un avocat permet de diminuer les risques.
Le choix d’une nom de marque et de produits et services.
Le dépôt d’une marque française nécessite le choix d’un nom de marque, mais également de déterminer pour quels produits et services va être déposée la marque.
En France, à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), une marque française doit nécessairement être représentée graphiquement dans un carré de 8 cm sur 8 cm.
Il est possible de déposer des marques verbales, des marques composées uniquement d’un logo, des marques composées de mots et d’un logo ou des marques composées d’une couleur uniquement.
On peut également déposer des marques sonores sous la forme d’une portée musicale à l’INPI.
Les produits et services doivent être suffisamment précis et être classifiés dans une des 45 classes de la Classification de Nice.
L’étude des droits antérieurs : la recherche d’antériorité préalable au dépôt de marque
Le choix du signe à déposer et des produits et services doit être fait en ayant au préalable étudié les droits antérieurs préexistants.
À cet effet, il est recommandé de faire une recherche d’antériorité parmi tous les droits antérieurs et notamment, les droits sur les marques préexistantes, mais également sur les dénominations sociales, les noms commerciaux et les enseignes.
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La recherche d’antériorité nécessite non seulement l’obtention des données brutes telles qu’elles peuvent être fournies par l’INPI, mais également un travail d’analyse afin de déterminer si une marque présente un risque important ou non.
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La marque doit être licite et distinctive
Le dépôt de la marque doit aussi prendre un compte le fait que cette marque ne doit pas porter atteinte à l’ordre public et qu’elle doit également être distinctive.
L’INPI rejette de plus en plus de marques pour défaut de caractère distinctif.
L’aide d’un avocat pour préparer un dépôt de marque permet de gagner du temps, mais également de sauvegarder une valeur.
En cas de dépôt déficient, le déposant ne se rendra compte de son erreur souvent que plusieurs années plus tard.
Il n’est pas rare de voir des personnes ayant déposé des marques sans conseils n’avoir en réalité aucun droit.
À titre d’exemple, une société spécialisée dans un domaine très particulier avait déposé une marque qui ne couvrait pas son activité réelle. Elle ne pourra pas agir ou très difficilement contre un concurrent qui reprendrait sa marque dans son domaine d'activité.
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La marque enregistrée permet de bénéficier de la forclusion par tolérance
Déposer une marque permet, lorsque celle-ci est enregistrée, de bénéficier du principe de la forclusion par tolérance.
Lorsqu’une marque a été déposée et que ce dépôt a été suivi d’un enregistrement, le titulaire du dépôt de cet enregistrement peut bénéficier de la forclusion par tolérance dans la mesure où la marque a été utilisée pendant les cinq années qui suivent son enregistrement pour au moins certains des produits et services visés par la marque.
En effet, pour ces produits et services pour lesquels la marque a été utilisée pendant les cinq ans suivant son enregistrement, la règle de la forclusion par tolérance fait échec à toute tentative de remise en cause de cet usage de la part d’un tiers qui a eu connaissance de la marque.
Le tiers qui n’a pas agi pendant les cinq ans suivant l’enregistrement d’une marque en ayant connaissance de celle-ci ne peut plus agir postérieurement à l’écoulement du délai de cinq ans.
L'avocat marque des points
L'avocat spécialiste en droit des marques pourra faire un dépot de marque le plus efficace possible.
Julien LACKER
Avocat Associé
Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle
Spécialiste en droit des NTIC
Médiateur diplômé
GOMIS & LACKER AVOCATS AARPI
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